La tutela del Made in Italy all’estero

Il Made in Italy è sinonimo di eccellenza nel mondo e come tale spesso diviene oggetto di imitazione. Come tutelarsi nei mercati esteri?

L’Istituto per il Commercio all’Estero (ICE) e l’ITPI (Istituto a tutela dei produttori italiani) sono a disposizione degli imprenditori italiani per il riconoscimento della produzione Made in Italy. Consultando il sito madeinitalycert.it sono reperibili strumenti e notizie utili per la tutela dei prodotti italiani.

Oltre alla certificazione 100% italiana, attestante che un determinato prodotto è stato prodotto e lavorato interamente in Italia, diamo uno sguardo alla disciplina della tutela del marchio internazionale. In altre parole la certificazione 100% made in Italy è un’attestazione di qualità spendibile in Italia e nel Mondo, mentre la procedura sotto elencata riguarda la tutela giuridica del marchio.  

Il riconoscimento del marchio come Made in Italy non è sufficiente, necessiterà di essere armonizzato con le normative vigenti nei Paesi dove si vuole sviluppare la tutela. Sarà necessario procedere con un sistema di traduzione  (inglese o francese) dei documenti (dossier) relativi al prodotto, contenete le caratteristiche tecniche e le modalità di produzione. La registrazione del Marchio (tutela giuridica) può essere ottenuta attraverso il Marchio Italiano; il marchio Europeo o infine con il  Marchio Internazionale.

Ma come si procede per la registrazione del marchio internazionale?

La tutela del marchio internazionale non non è valida per tutto il mondo, bisogna indicare in quali paesi si vuole far valere la protezione. Una volta individuati i Paesi è possibile determinare quale  sia la rispettiva normativa di riferimento scelta.

1) SCELTA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Esistono due normative di riferimento definite come ACCORDO di Madrid e PROTOCOLLO di Madrid. Gli stati possono aderire ad una sola delle normative o come nel caso dell’Italia o ad entrambe.

 La differenza più rilevante tra le due normative è che secondo l’Accordo si può ottenere la tutela del marchio internazionale solo se si è già registrato il marchio nel paese di origine, mentre secondo il Protocollo la tutela si può  fare con una semplice richiesta. Altra differenza è che secondo l’Accordo la procedura contenete la documentazione da tradurre deve essere seguita in francese mentre secondo il Protocollo, può essere tradotta anche in inglese.

In ogni caso la scelta della normativa di riferimento dipende molto da quali sono gli Stati in cui far valere la tutela verificando a quale accordo gli stessi abbiano aderito.

2) EFFICACIA TUTELA

Un marchio internazionale ha una volta che viene registrato nel Paese/ Stato che viene indicato nella domanda,  assume lo stesso livello di tutela di un marchio nazionale.

3) GESTORE

La registrazione di un marchio internazionale viene gestita da un organismo internazionale denominato WIPO (World Intellectual Property Organisation).

4) PROCEDURA

Per un marchio italiano, poiché l’Italia aderisce ad entrambe le normative, si può scegliere di depositare una domanda di marchio internazionale in cui indicare stati che aderiscono solo all’accordo o designare stati che aderiscono solo al Protocollo. Se vengono individuati Stati, che come l’Italia , aderiscono ad entrambe le normative, quella di riferimento sarà L’ACCORDO.

È necessario prima registrare il marchio in Italia?

Depositando un marchio internazionale sulla base di una domanda di registrazione, senza previa registrazione in Italia (o stato Europeo- marchio europeo), si otterrà comunque una tutela, ma ridotta. Soprattutto per il termine a partire dal quale la tutela sarà valida, nel caso si  deposito di solo marchio internazionale sarà attiva  solo dal giorno in cui lo stesso verrà registrato, dato che come specificato in seguito non è certo e può avere un iter  di 18 mesi.

 

5) SCELTA DEI MODULI

Verificato  a quale trattato hanno aderito gli Stati  indicati nella domanda di protezione del marchio si potrà individuare la normativa applicabile e quali “Moduli” dovranno essere utilizzati per il deposito della domanda. 

Se si dispone di un marchio di base italiano o europeo  il deposito sarà effettuato all’UIBM, nel secondo caso la domanda sarà presentata all’EUIPO. 

Depositata la domanda la WIPO procede a notificare la registrazione internazionale all’Ufficio Nazionale dello Stato o degli Stati in cui si vuol far valere la tutela del marchio.

L’Ufficio Nazionale del singolo Stato ha un termine entro il quale rifiutare la registrazione o presentare eventuali osservazioni. Questo termine è variabile e di solito ha una durata di circa un anno, un anno e mezzo. In mancanza di rifiuto o osservazioni il marchio si considera accettato.

Sulla base della nostra esperienza consigliamo di effettuare un’indagine preventiva sulle potenziali osservazioni  provenienti a livello locale dagli stati eletti.  

 

DURATA CONCESSIONE

La concessione del marchio viene pubblicata con una valenza di 10 anni, rinnovabile alla scadenza.

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